职务发明的产生、推广和应用,主要涉及发明人、企业与社会公众之间的利益平衡。其中发明人付出的是创造性劳动,也即无形的智力资源,企业投入的主要是有形的物质技术资源。产业革命初期,智力资源的投入所起的作用更为关键,随着生产的社会化程度逐渐提高和技术更新换代的速度日益频繁,物质技术资源的投入愈加重要。这就需要审理案件时在通盘考量、合理协调的基础上,维持两者间的动态平衡。另外,还须兼顾社会公众的利益,毕竟新的科技成果的诞生往往离不开前人思想经验的积累,站在巨人的肩膀上,方能确保技术发明与创新始终后继有人,乃至青出于蓝。
2.认定要点的把握
(1)限定要件“离职后一年内”
作为一种智力劳动过程,发明创造具有一定的连续性,往往无法准确地用时间作为划分的界限。在现行法律框架内,我国专利法第六条将“离职后一年内”作为认定职务发明专利权属必不可少的要件,本案被告离职时间即符合这一要件。
(2)合理界定“本职工作”范围
由于分工上的差异,职工所从事的工作也分为技术研发类岗位和非技术研发类岗位。如何认定“本职工作”,发达国家作出了比较严格的限定。例如日本对“本职工作”的规定,包括:雇佣合同明确规定的工作;雇佣关系中雇主指定的工作;从事约定或指定的工作。美国的规定更加严格,只有受雇从事某项具体发明创造活动时才必然属于职务发明,对于受雇进行一般性的产品设计、制造或改进生产方法则不必然属于职务发明,只有在双方事先约定的情况下,雇主才可以受让雇员的该发明创造。对此,有学者主张予以借鉴,然而,考虑到我国自主发明转化实施率以及商业收益能力普遍低于职务发明的现状,发达国家的规定显然不符合现阶段我国的具体国情。笔者认为,不能仅从被告岗位或担任的职务名称出发作字面理解,不合理地限缩“本职工作”范围,也不应将标准过分拓宽,而应贯彻知识产权平衡保护的理念,作出全面、准确的认定。
本案中,被告是否在实际工作中从事技术研发,不应局限于劳动合同所记载的职务名称,亦与其是否在设计研发部门任职无关。被告在大丰公司任品质管理部副部长、部长期间,全面参与了产品质量管控等工作,能充分接触和熟悉相关产品技术资料,具备相应的专业技术能力;作为原告天窗项目的完成人之一,在没有相反证据的情况下,被告无从否认其实际参与该项目研发的事实。结合其担任天窗销售公司总经理期间,全面负责原告公司的天窗销售、技术管理以及该项目成果推广等事实,足见其在原告天窗技术研发中所具有的重要地位和作用,故可认定天窗技术研发属于被告在原告处承担的本职工作及工作任务。
(3)全面衡量关联性
在合理界定被告“本职工作”范围的基础上,需要进一步衡量开窗系统发明专利与其相关性。不同技术的研发背景是否相同、使用场所和范围是否重合、基本原理和主要功能是否类似,都是判断要素。
本案中,开窗系统发明专利与原告的天窗技术均属于消防中排烟窗领域,解决火灾时物质燃烧的产物——烟雾中的毒气排放问题,从而避免人员伤亡;都是在异常状态下如断电情况下等开启窗户排放有毒气体;核心都是解决窗户在异常状态下不能正常开启的技术问题,具有较强的相关性。退一步讲,即便将被告的“本职工作”限定为天窗销售而非天窗设计研发,作为销售者,被告也经常需要直面客户,进行技术方面的沟通交流,了解市场行情与客户需求,征集反馈意见等。通过掌握大量的第一手资料,被告亦可获得开窗系统发明专利的灵感。结合日常生活经验可知,即便从狭义上来讲,开窗系统发明专利的研发亦与被告在原单位承担的本职工作有关。
(4)综合考量其他因素
主要审查是否有证据证明其他案外发明人对开窗系统发明专利的实质性特点作出了创造性贡献,相关人员的技术资格证明、从业经历、学历背景等可以视为其有能力作出相应贡献的必要条件,但不是充分条件。此外,相关人员人身关系的联结或财产利益的共享亦可作为考量因素。